Научно-исследовательский институт защиты интелллектуальной собственности
Споры о сходстве до степени смешения – самый распространённый тип споров по интеллектуальной собственности между хозяйствующими субъектами (организациями). К примеру, только в 2022 году по делам, включающим это понятие, вынесено 8800 решений.
Объектами споров, в частности, являются товарные знаки и знаки обслуживания, наименования мест происхождения товаров и географические указания, фирменные наименования и коммерческие обозначения, а также упаковки и внешний вид товаров.
Понятием сходства до степени смешения обычно оперируют в спорах об оспаривании и признании недействительным предоставления правовой охраны указанным средствам индивидуализации (статья 1483, пункт 2 статьи 1516 ГК РФ), о нарушении исключительных прав на них (пункт 6 статьи 1252, пункт 3 статьи 1474, пункт 3 статьи 1484, пункт 2 статьи 1539 ГК РФ); о пресечении незаконного использования обозначения по части 1 и 2 статьи 14.6 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».
Главная проблема во всех спорах, связанных со сходством до степени смешения, заключается в отсутствии завершённого списка чётких критериев: «Суд учитывает влияние степени сходства обозначений, степени однородности товаров, иных обстоятельств на вероятность смешения, а не каждого из соответствующих обстоятельств друг на друга.» (п.162 Пленума ВС №10 от от 23 апреля 2019 года).
Кроме того, затруднением является почти полное отсутствие каких-либо градаций по этим критериям (степень наличия того или иного фактора), а также соотношений между ними. То есть судьи и чиновники принимают решения, исходя из внутренней убеждённости и личного опыта. О чём прямо и говорится: «Суд признал, что вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы. Экспертиза в силу части 1 статьи 82 АПК РФ назначается лишь в случае, когда для сравнения обозначений требуются специальные знания.» (п.13 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности, утвержденного информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 №122)
Следовательно, и инструменты доказывания той или иной позиции используются не только документальные, но и эмпирические, что делается с целью повлиять на мнение лиц, принимающих решения. Наиболее распространёнными являются социологические опросы (мнение потребителей), заключения патентных поверенных, заключения лингвистов и дизайнеров (попытка сравнения объектов по формальным критериям: кол-во букв, слогов, семантика, визуальное сходство и пр.).
Обычно, если одна сторона применила то или иное заключение, то и другая сторона стремится в противовес провести что-то подобное. Однако, такая практика имеет определённую проблему: именно лица, принимающие решения, выбирают, чей именно отчёт более «весом» (по разным критериям, включая далеко не объективные), а не юрист, ведущий дело, многосторонне и доходчиво обосновывает свою позицию.
Последняя попытка как-то «испортить» мнение судей и чиновников о представленных оппонентами доказательствах — это попытка рецензирования заключений оппонентов. Однако, лица, принимающие решения, относятся скептически к таким рецензиям, так как: «Рецензии для того и заказываются, чтобы критиковать проведённые исследования и они не дают альтернативной картины.» (к примеру, в деле №2-1028/2019: «Настоящая рецензия не может рассматриваться судом в качестве надлежащего и бесспорного основания для признания экспертного заключения недостоверным, поскольку она получена не в соответствии с требованиями ГК РФ и является лишь субъективным мнением конкретного специалиста…. Составление одним экспертом критического заключения на заключение другого эксперта одинаковой с ним специализации без наличия на то каких-либо процессуальных оснований квалифицируется судом как нарушение профессиональной этики.»)
Сейчас мы проводим исследование использования таких рецензий в качестве доказательств, однако можно сказать заранее, что какую-то эффективность они имеют только тогда, когда подтверждают уже проведенные исследования или хотя бы коррелируют с ними.
Есть ли какие-либо варианты улучшить свои позиции и дифференцировать доказательную базу или существенно повлиять на мнение лиц, принимающих решения, другими способами? Увеличить именно свои шансы?
Есть.
Из-за того, что сходство до степени смешения должно учитывать однородность и различительную способность (по таким основаниям решения тоже часто принимаются исходя из внутренней убеждённости и личного опыта), а также множество других факторов, в таких делах становится возможным расширить и инструментарий доказывания. Причем полученные с его помощью данные могут быть не только и не столько эмпирическими, но и документальными.
Возможные варианты:
Информационно-аналитический обзор
Метод: поиск, обзор и структурирование информации из открытых источников.
Результат: систематизированная информация, которую можно использовать как доказательную базу при ведении судебных дел. Кроме того, результаты исследования – это основа работы руководителей бизнеса при ситуационном управлении.
Источники: информация из публикаций в отраслевых изданиях, решениях судов, пресс-релизах, справочниках, прайс-листах, каталогах и других открытых источниках (включая социальные сети, форумы и прочие площадки с возможностью общения).
Особенности: для получения необходимых результатов приходится обработать большой массив информации.
Что можно доказать:
— Наличие фактов путаницы товаров друг с другом в сознании потребителей или наличие фактов сравнивания потребителями изучаемых товаров или объектов (т. е. отсутствие путаницы).
— Отсутствие реального использования (товарного знака, упаковки, коммерческого обозначения и т. д.) как на текущую дату, так и на даты в прошлом.
— Среднюю стоимость услуг или товаров.
— Известность или её отсутствие.
— Вхождение во всеобщее употребление.
— Описание сегментов рынков (вхождение в определённый сегмент или наоборот).
— Наличие или отсутствие любых других фактов в информационном поле.
Практика применения: давно и довольно широко применяется в спорах. К примеру, в решении Суда по интеллектуальным правам по делу N СИП-43/2022 фигурирует в качестве доказательства отчёт по информационно-аналитическому обзору ещё от 2007 года. Обычно такие отчеты называют или заключением специалиста, или оперируют отдельными фактами из самого отчёта, так как результатом такого исследования служит именно фактическая структурированная информация за подписью специалиста. Поэтому непосредственно в решениях арбитражных судов нами зафиксировано только около 70 упоминаний информационно-аналитических обзоров, но и это уже не так мало.
Библиографическое исследование
Метод: поиск и аналитическое описание необходимой информации в научной и специальной литературе, словарях, справочниках, отраслевой периодике.
Результат: исследование по требуемым вопросам, подтверждающее доказательную базу, с включенным в нее пресс-клиппингом.
Источники: Российская государственная библиотека (РГБ); Российская национальная библиотека (РНБ); Государственная публичная научно-техническая библиотека (ГПНТБ); Центральная научно-техническая библиотека по строительству и архитектуре; Центральная научно-техническая библиотека пищевой промышленности; Научно-техническая библиотека Министерства промышленности и торговли Российской Федерации; Всероссийская патентно-техническая библиотека и т. п.
Особенности: ручная обработка большого объема информации и, как следствие, высокий уровень требований к квалификации специалистов.
Что можно доказать:
— Использование в качестве терминов тех или иных обозначений (описательность или отсутствие таковой).
— Вхождение во всеобщее употребление или его отсутствие на любые даты.
— Реальное значение тех или иных терминов или отсутствие чётких значений/формулировок и пр.
— Полная история любых вопросов – в архивах много информации почти на любые темы.
Практика применения: широко применяется в спорах для всех выше указанных задач, однако, по тем же причинам, что и информационно-аналитический обзор, упоминается в решениях также относительно редко (тем не менее мы нашли более 200 упоминаний). Вот выдержка из решения N СИП-1116/2020: «Между тем в оспариваемом решении административного органа отсутствует какая-либо оценка нормативных и литературно-справочных источников, которые упомянуты в тексте настоящего решения и которые приведены в архивно-библиографическом исследовании».
Методический эксперимент
Метод: уже проведенное исследование подвергается дополнительному анализу, в ходе которого исследование повторяется с изменением одного фактора, который, предположительно, оказывает влияние на результаты. Полученные в ходе эксперимента результаты сравниваются с результатами анализируемого исследования на предмет наличия или отсутствия различий и их значимости.
Источники: проведенные исследования, методические нормы и стандарты.
Что можно доказать: правильность выбранных методик проведенного исследования. Далее на основе этого сделать заключение о корректности проведенного исследования либо поставить его под сомнение. Возможность проведения подобного эксперимента распространяется на любые виды исследований, результаты оценки и т. п. документы, в основе которых лежит научный подход. Используется, в том числе, для опровержения проведенных оппонентами исследований.
Практика применения: широко применяется в спорах в качестве более весомой альтернативы рецензий или для обоснования необходимости проведения дополнительных исследований. Первое применение методического эксперимента было зафиксировано ещё в 2015 году, в решении ФАС от 17 декабря 2015 г. N 08/72684/1.
Психологический эксперимент; Социологический эксперимент
Метод: наблюдение с контролем условий эксперимента за одной или несколькими группами потребителей.
Источники: подбираются в зависимости от решаемой задачи или группы людей.
Особенности: в зависимости от поставленной задачи проводятся различные эксперименты, даются различные задания: например, найти на полке товар определенного вида или определенной марки. Расстановку товара и другие факторы в зависимости от кейса исследователь изменяет тем или иным образом для установления причинно-следственных связей. После чего фиксируется результат, который по разным группам обобщается в отчёте.
Эксперимент фиксирует наличие или отсутствие реального смешения и введения в заблуждение (факт есть факт – реально путают или не путают, к примеру), а не мнение респондентов, как в опросах. Однако, он не отвечает на вопрос, почему именно так происходит. Во многих случаях эксперимент служит более дешевой альтернативой опросам, так как в нем, как правило, участвует меньшее количество респондентов.
Практика применения: применяется в спорах по разным вопросам для выявления реального поведения потребителей. В первую очередь, конечно, по сходству до степени смешения, введению в заблуждение, а также по нарушению закона о рекламе и пр. Социологический эксперимент в решениях часто называют просто социологическим или психологическим исследованием (заключением психолога и пр.). Поэтому дифференцировать все упоминания сложно, однако первое успешное применение психологических и социологических экспериментов было зафиксировано ещё в 2011–2012 годах в деле N А32-7961/2012 (психологический), в деле N 09АП-22921/11 (социологический).
Аналитическое исследование рынка
Метод: сбор и анализ статистики и количественных показателей деятельности компаний и брендов, получение статистически обоснованных результатов; поиск и структурирование информации из открытых источников.
Результат: статистически обоснованное заключение для доказательной базы, показывающее положение компании / бренда / товара на рынке; количественные и качественные результаты по поставленным задачам; систематизированная в форме отчета информация об основных характеристиках рынка: общее описание целевого рынка, оценка объема, структуры и тенденций рынка, сравнительный анализ основных продуктов-конкурентов, описание текущей и прогнозной доли рынка, основные технологии производства, основные компании-конкуренты на рынке, описание целевой аудитории – потребителей продукта, тенденции развития рынка и прогноз к концу проекта.
Источники: прайс-листы, каталоги, данные исследовательских агентств, и др.; Росстат; статистика министерств и ведомств; открытая управленческая статистика (из собственных отчетов компаний, из баз данных Контур.Фокус, СПАРК-Интерфакс, FIRA PRO и т. п.); публикации надзорных органов; публикации результатов опросов потребителей; публикации результатов маркетинговых исследований; статистика международных организаций; публикации рейтинговых агентств; публикации в отраслевых изданиях, пресс-релизах, справочниках, прайс-листах, каталогах и других открытых источниках.
Особенности: для проведения исследования используются специальные методы маркетингового анализа, а также социологические методы; изучаются предпочтения потребителей, доля рынка, позиция среди конкурентов; для получения необходимых результатов приходится обработать большой массив информации; доступ к некоторым источникам является платным.
Что можно доказать: статистически обоснованное заключение, показывающее положение компании / бренда / товара на рынке – чаще всего применяется в спорах по № 135-ФЗ «О защите конкуренции», при нарушении прав на товарные знаки и др. объекты интеллектуальной собственности, а также при регистрации общеизвестных товарных знаков.
Практика применения: ФАС проводит подобные исследования в каждом споре, но, стоит отметить, что делает это в усечённом формате и довольно формально – упоминаний в решениях много.
Консилиумное заключение
Метод: позволяет объединять выводы всех проведённых в деле исследований и согласовать выводы разных видов исследований между собой. Авторитет консилиума специалистов выше, чем авторитет отдельного специалиста. В отличие от исследования отдельного специалиста, которое может быть признано субъективным, в настоящем случае выводы каждого специалиста поддерживают друг друга, поэтому более устойчивы к критике. Заключению консилиума гораздо сложнее противодействовать оппонентам.
Результат: Отчёт, дополненный необходимыми интерпретациями.
Источники: проведенные исследования, методические нормы и стандарты.
Практика применения: в спорах в качестве более весомой альтернативы рецензий, для консолидации мнений специалистов, а также в случаях, когда все возможные варианты доказывания уже исчерпаны – для объединения результатов исследований. О важности использования такого рода заключений говорит уже тот факт, что сами суды, периодически, пытаются собрать и консолидировать мнения специалистов, как, к примеру, в деле № СИП-1017/2021.
Приведенные варианты исследований могут называться и по-другому, поэтому не так просто оценить их эффективность именно в судебной практике, однако, на самом деле, их эффективность крайне высока из-за того, что они дают именно фактическую информацию.
Как это работает?
Конечно, невозможно применить сразу все исследования и заключения в одном деле. И не только потому, что бюджета может не хватить, а из-за того, что они не столь универсальны, как те же социологические исследования или заключения патентных поверенных. Поэтому крайне желательно хотя бы примерно представлять, где и как их можно применять (ну или спрашивать о применимости в каждом конкретном случае).
Научно-исследовательский институт интеллектуальной собственности проводит все типы приведённых в статье исследований и постоянно анализирует результаты их применения.
Бесплатный предварительный анализ даёт понимание будущих результатов полноценного исследования.
Все исследования проводятся под руководством и за подписями докторов наук.
В ближайшее время у нас выйдут статьи о применении в спорах в качестве доказательств каждого из указанных видов исследований.
Хотелось бы еще отметить, что, хотя именно заблаговременное планирование является важнейшим фактором будущей победы, ему, чаще всего, уделяют недостаточно внимания. Это происходит по причине согласования многоступенчатой стратегии с клиентом, который часто далек от юридических тонкостей и вообще не может понять систему, предложенную юристом. Вследствие этого ему могут показаться излишними траты на услуги юристов и различные исследования. Бывает также, что для выработки стратегии клиенту/юристу просто не хватает опыта, чтобы представить весь спектр возможных вариантов действий.
Научно-исследовательский институт интеллектуальной собственности для максимально полного и всестороннего обоснования позиции в соответствии с 65 статьей АПК РФ предлагает вам совместно и оперативно проработать ситуацию в ваших текущих спорах с точки зрения научного подхода, а также подготовить наглядные и понятные материалы для Ваших клиентов.
Козлов Д. В.