Как зарегистрировать общеизвестный товарный знак в России?

Регистрация общеизвестных товарных знаков (далее – ОТЗ) в России проводится на основании ст. 1508 ГК РФ.

Единственным документом, которым можно руководствоваться при подготовке такой регистрации и подаче документов – Рекомендации Роспатента по регистрации общеизвестных товарных знаков от 27.08.2015 N 602 «Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по признанию товарного знака или используемого в качестве товарного знака обозначения общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком».

Сама по себе регистрация общеизвестного товарного знака – трудоемкий процесс, требующий от заявителя серьезной подготовки.

Подготовительный процесс к регистрации ОТЗ начинается с грамотного составления заявления на регистрацию общеизвестного товарного знака. К такому заявлению предъявляются следующие основные требования:

1) на регистрацию необходимо заявлять обозначение, интенсивно использовавшееся заявителем при осуществлении своей предпринимательской деятельности длительное время;

2) в заявлении и приложениях к нему следует отразить все необходимые доказательства, которые доказывают обширную известность регистрируемого обозначения в отношении определенных видов товаров и услуг по классам Международной классификации товаров или услуг (далее – МКТУ). Доказательствами выступают: социологический опрос и документы, которые демонстрируют производственные мощности, а также затраты на рекламу, маркетинг, pr, системы сбыта и поставок.

3) необходимо чётко и конкретно сформулировать группы товаров или услуг классов МКТУ, в которых заявитель ведёт подтверждённую активную предпринимательскую деятельность и в отношении которых он запрашивает правовую охрану для обозначения;

4) должна быть указана информация о доле рынка, занимаемой заявителем в сфере, в отношении которой он запрашивает охрану для своего обозначения.

Вторым этапом подготовки к регистрации ОТЗ будет формирование всей необходимой доказательственной базы. Сначала поговорим о документах, демонстрирующих производственные мощности, а также затраты на рекламу, маркетинг, pr, системы сбыта и поставок, т.к. сбор доказательственной базы начинается именно с них. Они довольно значимы и, зачастую, в сумме такие доказательства оказываются определяющими. Довольно часто в качестве дополнительных доказательств ОТЗ привлекают такие компании, как «Ipsos», «GfK», «Nielsen» и другие организации, завоевавшие авторитет в исследовательской сфере и регулярно измеряющие позиции на рынке ведущих брендов. Но иногда использование таких организаций может приводить к некоторым трудностям. Основная проблема здесь состоит в различии между такими понятиями, как «товарный знак» и «бренд». Решение о регистрации принимается в отношении «товарного знака», но исследования ведутся в отношении «бренда». Небезысвестно, что всякий бренд может существовать в виде нескольких поступательно сменяющихся товарных знаков. Стандартные же маркетинговые исследования не отображают отличия, существующие между товарными знаками. Так, например, в данных аудита розничной торговли компании «Nielsen» марка кофе «Жокей» может фигурировать как «ZHOKEY». Указанная трудность часто остаётся без внимания, но есть немало связанных с ней примеров, результатом которых послужили отрицательные решения. Например, компания «Останкино» вынуждена была обосновывать эквивалентность надписей, которые начинались с заглавной и строчной буквы. Товарный знак «ВДОХНОВЕНИЕ» также не был зарегистрирован с первого раза в связи с ребрендингом и отсутствием доказательств известности нового стиля. Таким образом, принимая во внимание данные риски, мы считаем, что стоит проводить специальные маркетинговые исследования, которые будут нацелены на установление положения конкретного товарного знака, причём даже в тех случаях, когда о позиции бренда на рынке будут свидетельствовать положительные данные маркетинговых компаний.

Кроме стандартного набора вопросов, которые рекомендованы Роспатентом, нами рекомендуется включить в анкету основного социологического исследования такие важные темы, как оценка доли рынка (в натуральном и стоимостном выражении и количестве покупок), соотношение этой доли с конкурентами, проведения диагностики репутации обозначения среди потребителей и др. Подобные доказательства предоставлялись по успешно зарегистрированным заявка таких товарных знаков, как «faberlic», «ГЛАВПРОДУКТ», «ЭТНОМИР», «Победа вкуса» и другие.

Информация о рынке, которую содержат в себе маркетинговые исследования, предоставляет возможность подтвердить интенсивность применения заявителем товарного обозначения и решить иные трудности, предстающими перед заявителями во время регистрации ОТЗ. Одной из таких проблем может выступать размывание ассоциаций товарного знака в связи с существованием большого числа производителей товаров или услуг, на которых он проставлялся. С подобной сложностью встретился заявитель по товарному знаку «BQ», а также заявитель товарного знака «Аленка», когда хотел зарегистрировать данный знак на имя кондитерской фабрики «Красный октябрь».

Следующая проблема, которая может возникнуть у правообладателя, — характер положения товарного знака на рынке на дату подачи заявления о признании ОТЗ. Например, по делу об ОТЗ «Лисма» Роспатент пришёл к выводу о падении продаж, а также невысокой репутации данного товарного знака. Это стало одним из оснований отказа в регистрации этого знака как ОТЗ. В данном деле в материалах заявления имелись маркетинговые исследования, которые не отобразили положительную динамику показателей компании. Это говорит о том, что необходимо проводить как можно более развернутые экспертизы, которые должны включать в себя все возможные доказательства лидирующего положения на рынке. Так, рост продаж и доли рынка смог послужить убедительным доказательством при регистрации товарных знаков «faberlic», «ГЛАВПРОДУКТ» и «BUSHIDO».

Кроме того, имеется риск отказа в регистрации, если заявляемое обозначение созвучно его компании производителя или правообладателя. Такой риск имелся в деле № СИП-328/2013 от 12.03.2014, когда на рассмотрении был вопрос о созвучии спорного знака и его производителя «Gilette» и «The Gilette Company». В этом деле Роспатент подал претензию о несостоятельности данных социологического отчёта из-за созвучия названия знаку. Несмотря на то, что суд постановил с учётом других обстоятельств и доказательств, что «… созвучность имени правообладателя и заявленного обозначения, а также принадлежащих заявителю идентичных товарных знаков, не может считаться негативным фактором для определения общеизвестности заявленного обозначения», и товарный знак всё-таки получил статус общеизвестного, следует принимать во внимание данные риски при подготовке доказательственной базы.

Теперь поговорим о социологическом опросе населения. Очень важно при проведении вопроса правильно определить параметры по целевой аудитории, выборке, географическому охвату и т.д. Проводить такой опрос должна специализированная независимая организация. В соответствии со ст. 1508 Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ), данный социологический опрос – единственно возможное прямое подтверждение факта приобретения ОТЗ. Указанная статья ГК РФ говорит о том, что товарный знак/обозначение могут быть признаны общеизвестными в случае если они в результате интенсивного использования стали широко известны в кругу потребителей товаров или услуг заявителя на момент подачи заявления. Очевидно, что знание потребителей и, самое главное, их ассоциации товарного знака/обозначения с заявителем можно показать с помощью соответствующих вопросов на репрезентативной выборке потребителей.  

Для проведения социологического исследования Роспатент разработал собственные рекомендации. При этом соответствовать данным рекомендациям не обязательно, однако это поможет снизить риски принятия неблагоприятного для заявителя решения. Так, несоответствие опроса требованиям Роспатента послужило одним из оснований отказа в общеизвестности Петербургскому метрополитену  (Решение ППС № 2017В02114).

Стоит обратить внимание, что стандартная выборка из рекомендаций Роспатента обеспечивает соблюдение формальных требований, что является плюсом, но при этом имеет небольшое количество точек опроса, что, конечно же, является минусом. Приведём пример. В решении ППС по заявке № 16-208 ОИ от 13.12.2016 г. (обозначение «ПИК») не приняли опрос ввиду того, что он проводился в шести городах России, в половине из которых имеются строительные объекты заявителя. К таким городам отнеслись Москва, Пермь и Ярославль. По этим же причинам не приняли исследование при рассмотрении самой первой заявки в отношении известности обозначения Петербургского метрополитена.

На практике известно немало ситуаций, при которых товарные знаки или обозначения не удавалось признать общеизвестными из-за отсутствия всех необходимых доказательств. Такая ситуация произошла во время регистрации обозначения (решение ППС № 2016В01842). В рассматриваемом случае Роспатент указал, что доказательства, которые были представлены, не позволяют сделать вывод о широкой известности данного обозначения на момент подачи заявления. То же самое было при рассмотрении дела о признании ОТЗ (решение ППС № 2019В00018). В данном случае Роспатент отметил, что данные представленного социологического исследования, а также другие доказательства не свидетельствуют об известности компании как части единого источника происхождения товаров, маркированных названным обозначением, на момент подачи заявления.

Мы тщательно анализируем все причины отказа в признании обозначений (товарных знаков) общеизвестными и знаем, как преодолеть большинство возникающих препятствий: были зарегистрированы общеизвестные товарные знаки:

№ 128  (Решение ППС № 2012В02240) при изначальном решении Роспатента об отказе в регистрации (Решение ППС № 2012В00617);

№ 187  (Решение ППС № 2016В01770) при изначальном решении Роспатента об отказе в регистрации по другой заявке

№ 201 (Решение ППС № 2018В04208) при изначальном решении Роспатента об отказе в регистрации (Решение ППС № 2017В01446);

№ 205 (Решение ППС № 2018В05964) при изначальном решении Роспатента об отказе в регистрации (Решение ППС № 2017В00460);

обозначение  в судебном порядке (номер дела СИП-186/2019) при изначальном решении Роспатента об отказе в регистрации (решение ППС № 2018В07804) и многих других общеизвестных товарных знаков.

Наши специалисты участвовали в регистрации общеизвестных товарных знаков под номерами:

ОТЗ № 100	ОТЗ № 106	ОТЗ № 110	ОТЗ № 113	ОТЗ № 114
ОТЗ № 117	ОТЗ № 123	ОТЗ № 128	ОТЗ № 134	ОТЗ № 139
ОТЗ № 142	ОТЗ № 143	ОТЗ № 144	ОТЗ № 148	ОТЗ № 151
ОТЗ № 152	ОТЗ № 153	ОТЗ № 154	ОТЗ № 157	ОТЗ № 161
ОТЗ № 162	ОТЗ № 163	ОТЗ № 167	ОТЗ № 168	ОТЗ № 172
ОТЗ № 173	ОТЗ № 177	ОТЗ № 179	ОТЗ № 182	ОТЗ № 183
ОТЗ № 185	ОТЗ № 187	ОТЗ № 188	ОТЗ № 192	ОТЗ № 193
ОТЗ № 195	ОТЗ № 196	ОТЗ № 199	ОТЗ № 201	ОТЗ № 205

 

Таким образом, регистрация общеизвестности товарного знака не такая простая задача, как может показаться на первый взгляд. К данному вопросу следует подойти с большой серьёзностью и ответственностью. Тщательно подготовьте доказательственную базу и изучите все возможные риски, которые могут у вас возникнуть при регистрации ОТЗ. Также желательно следовать рекомендациям Роспатента, чтобы увеличить шансы на положительное решение при регистрации ОТЗ.

 

Дмитрий Викторович Козлов