Научно-исследовательский институт защиты интелллектуальной собственности
Часто бывает так, что нарушение прав на средства индивидуализации или результаты интеллектуальной деятельности уже доказано, а взыскать с нарушителя компенсацию затруднительно. Почему так происходит и что делать?
Пункт 61 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 10 от 23.04.2019 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»:
«Заявляя требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), истец должен представить расчет и обоснование взыскиваемой суммы (пункт 6 части 2 статьи 131, абзац восьмой статьи 132 ГПК РФ, пункт 7 части 2 статьи 125 АПК РФ), а также документы, подтверждающие стоимость права использования либо количество экземпляров (товаров) и их цену. В случае невозможности представления доказательств истец вправе ходатайствовать об истребовании таких доказательств у ответчика или третьих лиц».
Следует уточнить, что в соответствии с п. 7 ч. 2 ст. 125 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) и п. 6 ч. 2 ст. 131 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее – ГПК РФ) обоснование расчета взыскиваемой денежной суммы является обязательным элементом содержания искового заявления в арбитражном и гражданском процессах. При отсутствии должного обоснования размера компенсации исковое заявление сначала может быть оставлено без движения, а впоследствии – возвращено истцу (п. 4 ч. 1 ст. 129 АПК РФ, п. 7 ч. 1 ст. 135 ГПК РФ).
В статье 1301 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) зафиксировано, что автор или иной правообладатель объекта авторских прав может требовать от нарушителя выплаты компенсации:
1) в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;
2) в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров произведения;
3) в двукратном размере стоимости права использования произведения, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование произведения тем способом, который использовал нарушитель.
В силу ст. 1311 ГК РФ при посягательствах на объекты смежных прав правообладатель имеет возможность обратиться в суд с иском о взыскании компенсации:
1) в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;
2) в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров фонограммы;
3) в двукратном размере стоимости права использования объекта смежных прав, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование такого объекта тем способом, который использовал нарушитель.
Согласно статье 1406.1 ГК РФ при нарушениях исключительных прав на объекты патентного права (изобретения, полезные модели, промышленные образцы) автор или иной правообладатель вправе взыскать компенсацию:
1) в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;
2) в двукратном размере стоимости права использования изобретения, полезной модели или промышленного образца, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующих изобретения, полезной модели, промышленного образца тем способом, который использовал нарушитель.
Пункт 4 статьи 1515 ГК РФ предусматривает два возможных порядка определения компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак:
1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;
2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.
В соответствии с пунктом 2 статьи 1537 ГК РФ правообладатель наименования места происхождения товара вправе выбрать следующие варианты исчисления размера компенсации:
1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;
2) в двукратном размере стоимости контрафактных товаров, на которых незаконно размещено наименование места происхождения товара.
Таким образом, для обращения в суд с иском о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на средства индивидуализации или результаты интеллектуальной деятельности необходимо представить суду расчет компенсации, произведенный по принятым в практике правилам ещё ДО возбуждения дела. Однако сбор этих данных для расчёта на этом этапе затруднителен, так как многие из них возможно получить только через суд.
Что же делать?
Компенсация может рассчитываться исходя из оценки объемов продаж оппонента или исходя из оценки стоимости средства индивидуализации или результата интеллектуальной деятельности и роялти за его (их) использование.
Первый вариант наиболее целесообразен в тех случаях, когда оппонент получил значительную выгоду и принес истцу существенный ущерб, а второй вариант является более уместным, когда есть основания полагать, что оппонент заработал на нарушении небольшую сумму.
Оценка размера компенсации на базе внешних данных
Для оценки объемов продаж оппонента необходимо запросить соответствующую информацию из имеющихся источников. На этапе разбирательства это возможно осуществить при содействии суда, но для расчета компенсации до момента подачи иска с этим могут возникнуть определённые сложности.
Правоприменители часто обращают внимание субъектов предпринимательской деятельности, инициирующих преследование за нарушение исключительных прав, на необходимость обоснования объемов продаж контрафактной продукции предполагаемых нарушителей. В деле № А54-3247/2019, где истцом выступило АО «Концерн «Калашников», ответчиком — ООО «РИЦ-Станко», Арбитражный суд Рязанской области, снижая размер компенсации с изначально заявленного истцом (500 000 рублей) до 100 000 рублей, прямо указал:
«Приняв во внимание отсутствие в материалах дела сведений об объемах товаров, неправомерно маркированных товарным знаком истца, которые реализовывал ответчик; то обстоятельство, что ответчик после получения претензии принял меры к изменению наименования выпускаемого оборудования, прекратил выпуск продукции маркированной спорным обозначением, исходя из правовой природы заявленной суммы именно как компенсации истцу убытков за неправомерное использование товарного знака, суд пришел к выводу об удовлетворении требования о взыскании компенсации в размере 100000 руб. В удовлетворении остальной части исковых требований следует отказать».
Законность и обоснованность указанного Решения была подтверждена кассационной инстанцией.
В таких случаях могут быть использованы другие методы: конкурентная разведка, статистический анализ и т.п. Они позволяют получить объем продаж и закупок оппонентов, который используется для расчета величины компенсации, и затем этот объем продаж и закупок может быть подтвержден или уточнен по итогам запроса информации судом.
В большинстве случаев, если ответчик – производитель или распространитель контрафактного товара не представит суду опровергающих расчеты истца доказательств, в частности, подтверждающих иное количество произведенного или предполагаемого им к продаже товара, то суд вынесет решение на основании представленных истцом документов. Компенсация при этом подлежит взысканию в заявленном истцом размере.
Оценка размера компенсации на базе внутренних данных
Для оценки размера компенсации на базе внутренних данных нужно сначала оценить стоимость средства индивидуализации или результата интеллектуальной деятельности и роялти. Для достижения этой цели необходимо привлечь квалифицированного оценщика и отталкиваться от критерия «длительность нарушения исключительных прав» (провести подготовительные и основные работы, обосновать фактическую длительность нарушения возможно с нашей помощью).
В этой работе необходимо всегда руководствуемся подходами, выработанными и закрепившимися в актуальной судебной практике. Так, в Постановлении от 21 марта 2019 года по делу № А40-197258/2017 Суд по интеллектуальным правам согласился с судом первой инстанции, который удовлетворил исковые требования полностью (500 000 рублей) и учитывал при определении размера компенсации за нарушение исключительных прав на объекты авторских прав следующие критерии:
В Постановлении от 13 апреля 2017 года по делу № А45-6016/2016 Суд по интеллектуальным правам подтвердил правомерность вынесенного Решения Арбитражным судом Новосибирской области, которым требование о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на полезную модель было удовлетворено полностью в размере 1 400 000 рублей, поскольку истец смог обосновать свою позицию:
В Постановлении от 12 марта 2020 г. по делу № А02-524/2019 Суд по интеллектуальным правам, снижая размер компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак с изначально заявленных 600 000 тысяч рублей до 25 000 рублей и признавая недоказанными обстоятельства, которыми истец обосновывал размер требуемой им компенсации, выделил следующие критерии определения размера компенсации, на которые рекомендуется опираться правоприменителям:
В другом деле № А63-6933/2019 Суд по интеллектуальным правам согласился с апелляционной инстанцией, которая при определении размера компенсации учитывала оценку рыночной стоимости предоставления права использования товарного знака истца и срок производства ответчиком спорного товара.
Локализация
Также возможно провести процедуру локализации, которая позволит привести в порядок бухгалтерскую и управленческую отчетность и отразить в ней все сведения, касающиеся использования средства индивидуализации или результата интеллектуальной деятельности. Локализация может быть проведена в трёх вариантах:
— сокращенный вариант предполагает составление инструкции по упорядочиванию данных бухгалтерской отчетности, направленной на фиксацию в ней всех сведений, касающихся использования средства индивидуализации или результата интеллектуальной деятельности;
— оптимальный вариант предполагает изучение специалистами Ваших бухгалтерских и управленческих документов, предоставление и подготовку шаблонов недостающих документов, необходимых для фиксации всех сведений, касающихся использования средства индивидуализации или результата интеллектуальной деятельности;
— расширенный вариант предполагает изучение специалистами Ваших бухгалтерских и управленческих документов, предоставление и подготовку шаблонов недостающих документов, необходимых для фиксации всех сведений, касающихся использования средства индивидуализации или результата интеллектуальной деятельности, помощь в оптимизации взаимодействия между компаниями внутри группы, предоставление рекомендаций относительно ведения бухгалтерии и управленческого учёта в будущем;
При этом важно подчеркнуть: пренебрежение к сложившимся порядкам расчета компенсации и нежелание уделять обоснованию ее размера должного внимания часто приводят к значительному снижению судами изначально заявленных имущественных требований до минимальных пределов вследствие представления недостаточного количества доказательств.
Так, например, в деле № А67-9648/2018 суды первой, апелляционной и кассационной инстанций сошлись во мнении относительно правомерности снижения размера заявленной компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак по свидетельству № 289416 с 180 000 до 56 800 рублей вследствие представления истцом недостаточного количества доказательств и обоснований взыскиваемой суммы. В частности, Арбитражный суд Томской области, рассматривавший дело по существу, установив, что в предоставленном истцом единственном лицензионным договоре цена права использования названного средства индивидуализации расходится более чем в 3 раза со стоимостью, определенной по результатам представленной ответчиком независимой оценки (28 800 рублей), усомнился в обоснованности заявленного размера компенсации и назначил судебную экспертизу по собственной инициативе, которая показала, что рыночная стоимость права на использование на неисключительной основе на территории Российской Федерации товарного знака по свидетельству № 289416 составляет 28 400 рублей. Опираясь на расчеты, отраженные в экспертном заключении, и пп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ, допускающий взыскание компенсации в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, суд первой инстанции взыскал с ответчика компенсацию в размере 56 800 рублей (28 400×2). Оставляя Решение Арбитражного суда Томской области в силе и кассационную жалобу истца без удовлетворения, Суд по интеллектуальным правам подчеркнул:
«Доказывание размера подлежащей к взысканию компенсации являлось процессуальной обязанностью истца. Само по себе непредставление или недостаточное представление доказательств стороной в подтверждение обстоятельств, на которых она основывает свои требования, о нарушении принципов состязательности и равноправия сторон не свидетельствует».
Дмитрий Викторович Козлов